从颜色商标保护看美国商标法的”第二含义”

一、案情简介

Qualitex公司从1957年开始生产和销售用于干洗的衬垫，此衬垫—直以黄绿色进行广告宣传和销售。这种颜色仅起美观作用，与产品的用途、成本、质量等功能无关。而许多购买者定货时也不说出该产品的名称，只说其颜色。1991年 Qualitex公司以该颜色获得商标注册。

Jacobson公司从1989年开始以和Qualitex公司衬垫相同的黄绿色生产、销售其衬垫。Qualitex公司以商标侵权并违反兰哈姆法第43条(a)款为由起诉Jacobson公司。 Jacobson公司辩称颜色是不受保护的，反诉应撤销Qualitex公司的注册商标。

，Jacobson公司的行为构成商标侵权。 Jacobson公司依兰哈姆法律第43条(a)款承担侵犯商标装潢的不正当竞争责任。，黄绿色被用作符号，已获得第二含义，并且除了标示衬垫的出处外没有其他功能。

Jacobson公司不服判决，。，认为兰哈姆法不允许颜色作为商标注册，判令撤销Qualitex的商标注册。

在Qualitex公司的申请下，。，Qualitex公司的黄绿色“已产生第二含义(因为顾客将黄绿色认作Qualitex)……能识别衬垫产品的出处。”因此根据兰哈姆法的普通语言，Qualitex公司的黄绿色能作为商标，它被用作一种标记的符号，是将其销售者的商品同其竞争者相区别的符号。，并认为“没有任何特别的法律规则禁止颜色本身用作商标。”

二、“第二含义”的内涵和要素

在—上面的案例中，“第二含义”是确定Qualitex公司的商标权存在与否的关键，因此有必要先对美国商标法中的“第二含义”作一简介。

众所周知，显著性是商标法对商标标识的基本要求，即商标必须具有可识别性，不具识别性的符号或标识不能成为商标。因此法律禁止使用不具有识别性的描述性商标。即商标不能是商品的通用名称和图形，不能使用直接表示商标的质量、原料、功能用途、重量、数量及其他特点的文字和图形。

但是，在美国描述性标记却可以通过获得“第二含义”而受到商标法的保护。所谓“第二含义”是指一个描述性的用语或标记通过商业使用而具有了识别商品来源的性质，从而具有了非描述性的含义，即识别性含义。例如，“红”是用来描述苹果颜色的，它不能作为苹果的商标。但是如果某生产者用“红”这个标记成功地销售了他的苹果，消费者已将标记“红”仅同这个苹果生产者联系起来，那么“红”就具有第二含义。在这里，作为苹果标识的“红”与颜色已没有联系，而只和特定的生产者有关，它表明带

有“红”标记的苹果来源于这个特定的生产者。因此，当—个描述性标记获得了第二含义，它就失去了原来的描述性而具有了识别性。

“第二含义”并不是说该含义相对于其原来的描述性含义就是第二位的或次要的。相反，在特定的商业场合，第二含义应是该标记的主要含义，其原来的描述性含义反而成了次要的，甚至被完全忽视了。按照兰哈姆法的规定，一个标记在具有识别性的同时又具有说明性并不重要。这里唯—要求的是，—个标记必须主要是识别性的，而不能是说明性的。

和原来的描述性含义不同，第二含义是后来取得的，它是通过在市场的上使用，从而使消费者能够识别带有该标识的商品和服务的来源而发展来的。此时这种描述性标识便成了与之有关的商品和服务的同义语，它具有了识别性的功能，即商标的功能。

要获得第二含义，商标所有人必须证明他的商标和消费市场一部分的唯—来源建立了联系。这取决于多种因素，如广告量、销售额、市场特点(包括竞争者的情况，商品出售的环境等)以及消费者反馈和认同的证据等。而其中的个别因素较其他因素更有说服力。因为第二含义和消费者的反馈有关，所以表明消费者态度的证据更有说服力，因此销售额和广告量在判断第二含义方面具有很大作用，但如果有证据证明大量的广告支出并未改变消费者对描述性商标原来的看法，那么仍然不能证明第二含义的存在。

三、“第二含义”规则的适用范围

描述性标以、国家和国际组织名称或标记、欺骗性和歧视性的不道德标识、地理名称等，不能用作商标，这是各国商标法共有的制度。在美国，除上述标识外，姓氏也不能作为商标注册。但是在美国商标法中，不仅描述性商标可以通过“第二含义”获得商标法保护，地理标识、姓氏等禁止用作商标的标识也可通过“第二含义”获得商标法保护。

在兰哈姆法颁布之前，美国商标法是禁止带有地理含义的商标的。兰哈姆法则改为只禁止那些“主要”带有地理含义的商标，换句话说，如果一个地理标志取得了第二含义，其地理含义相对于第二含义而言已不再是该标志的主要含义，那么地理标志就可以得到商标法的保护。确定是否取得第二含义，同样要证明消费者将该标识同某一特定商品的唯一来源建立了联系。

在美国，姓氏是不能成为商标的。但是如果一个使用姓氏作为商标的人通过广告和使姓氏销售获得第二含义，那么姓氏也可以作为商标而受到商标法的保护。

尽管描述性商标、地理标志、姓氏等禁上用作商标的标识可以通过获得第二含义而得到商标法的保护，但是下列禁用标识即使获得第二含义也不能得到商标法的保护。

首先，欺骗性的虚伪标识不能通过第二含义取得商标注册。这类标识的描述与商品或服务不符，带有夸大宣传和欺骗消费者的非法性质，即使获得了第二含义也不能得到商标法的保护。例如将“长寿”作为香烟的商标，明显带有欺骗的性质，在任何情况下都不能获得商标注册。其次，不道德、丑恶的服务不能通过第二含义得到商标法的保护。这类标识即使获得第二含义，也无法消除其不道德或丑恶的性质，它们要被法律禁止。如将“救世主”用作酒的商标，将“诱惑男人的罩子”用作胸罩的商标，都被认为是不道德、有伤风化的，不能通过第二含义得到商标法的保护。最后，国家象征、国际组织的标识在任何情况下都不能用作商标，即使它获得了第二含义。

四、“第二含义”规则

产生的原因

在美国，“第二含义”规则的产生是与其商标法律制度的特点密切相关的。笔者认为美国商标法中的两个因素导致了“第二含义”规则的产生。

第—个因素是美国商标法所奉行的商标权取得的使用原则。所谓使用原则，是指按照使用商标的先后顺序来确定商标权的归属，即谁先使用商标，商标权就归谁。在美国。如果仅仅选定了某个标记还不能取得对它的商标权，而必须通过使用才能取得。在采使用原则的国家虽然也办理商标注册，但履行注册手续只是在法律上起告示作用，不能决定商标权的归属，他人可随时以使用在先为由对抗使用在后但注册在先的人，请求撤销其注册商标。

由于使用原则的存在，法律对商标使用者使用什么标识作为商标并不作事前审查，使用者尽可以那些法律禁用的标识当作商标使用，法律并不作事前干预。在这种情况下，当一部分禁用标识通过市场使用而具有了区别商品来源的作用，即商标的作用，而其原来禁用的含义和理由已不复存在时，其区别商标来源的含义(第二含义)就成为它的主要含义，此时禁用标识具有了商标的含义而应给予注册和商标法保护，在逻辑上也就是顺理成章的事了。

而在我国，对于商标权的取得采用的是注册原则，它按照申请注册的先后顺序来确定商标权的归属，即谁先申请商标注册，商标权就授予谁。根据这一原则，—个商标标识能否取得商标权，法律并不考虑它是否已被使用及使用的情况，而仅考虑申请注册的先后。在这里，法律对商标标识的合法性审查是一种事前审查，仅授予符合法律要求的标识以商标权并给予商标法保护，不合乎法律要求的商标虽然可以作为未注册商标使用，但没有商标权，不能得到商标法的保护，也就不可能产生和存在“第二含义”规则。

其次，"第二含义"规则还与美国的商标法律模式有关。在美国，商标法在传统上被看作是反不正当竞争法的一部分，它不仅保护注册商标，而且也保护未注册商标。在美国普通法上，使用商标就是为了竞争。一个竞争者把自己的商品冒充他人的商品就是种不正当竞争行为。这就可以理解，在美国，为什么商标只有通过使用才能获得。因为商标只有在商标所有者通过使用，并在足以引起竞争的商品之上才有效，同样道理，也只有在可能出现竞争时，作为反不正当竞争法-部分的商标法才有其法律地位。因此，当那些以禁用标识作为商标的人通过市场使用成功地销售了他的产品时。其竞争者冒用这种标识显然构成一种不正当竞争行为，由商标法予以规范和保护就成为其应有主义。而商标法正是通过"第二含义"规则赋予这种禁用标识以商标权的方式来达到反不正当竞争的目的。

在我国，人们并不认为商标法是反不正当竞争法的一部分，商标法和反不正当竞争法的分工和区别是明确的。商标法仅保护注册商标，未注册商标可由反不正当竞争法予以规范和保护。因此对于冒用不能作为商标的标识的行为，可以直接根据反不正当竞争法来解决，不能取得“第二含义”的规则。

四、我国是否应借鉴“第二含义”规则

有人主张应当在我国商标法确立“第二含义”规则，对此笔者不敢苟同。从前文的分析中可以看出，“第二含义”规则是在特定的商标法律制度中产生的，与美国商标法的法律地位、商标权取得的使用原则密切相关，而我国的商标法律制度与美国有很大的差异，没有产生和适用“第二含义”规则的条件。要在我国商标法中确立“第二含义”规则，就必然要对我国的商标法“动大手术”，对商标法与反不正当竞争法作重大调整，其可能性和必要性都值得怀疑。

在我国现有的法律制度下，对于使用不能作为商标的标识来生产和销售产品的，如果出现假冒行为，可以直接根据反不正当竞争法第五条有关保护知名商品的名称、包装、装潢的规定来获得法律保护。对反不正当竞争法这一条款的适用还免去了证明第二含义存在与否的繁琐举证责任，对权利的保护更直接、更充分。因此我国现有的法律制度完全能够更好地解决法律实践中的问题，没有必要去削足适履地生搬硬套“第二含义”的规则。

作者单位：《大众日报》社法律事务处

编辑日期：2000-8

作者：王笑冰