对化学产品充分公开的判断--缺乏实验数据的情形

　　2008年1月27日，国家知识产权局专利复审委员会作出第12619号复审请求审查决定，该决定涉及申请号为99812713.2、名称为“与人G蛋白偶联的孤儿受体”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为1999年10月13日。

　　本申请主要涉及一种与人G蛋白偶联的孤儿受体 (GPCR) 及其编码基因序列。针对要求保护的技术方案，说明书中描述了通过生物信息学手段在GenBank等数据库中对人GPCRs的识别过程，还利用 RT-PCR、5'RACE等分子生物学技术对GPCRs进行克隆以获得全长cDNA序列，并采用斑点印迹分析以及RT-PCR技术检测了GPCRs的表达情况，结果表明不同的人GPCRs存在组织表达特异性，其中人RUP3在膜腺组织中特异性地高表达。

　　经实质审查后，国家知识产权局于2005年9月30日以本申请不符合专利法第二十六条第三款有关说明书充分公开的规定为由驳回了本申请，具体理由为：本申请请求保护一种人GPCR及其编码cDNA，这一技术方案的实现必须依赖生物学功能试验结果加以证实才能成立，但本申请说明书中未做相应的生物学实验来表明所述GPCR特定的生物学功能，说明书中虽然给出了本申请要求保护的序列的组织分布，但这并不能表明其功能，因此本申请说明书公开不充分，不符合专利法第二十六条第三款的规定。

　　申请人 (下称请求人)对上述驳回决定不服，于2006年1月16日向专利复审委员会提出复审请求。请求人认为：本申请请求保护的人GPCR序列具备己知的GPCR的典型结构特征，本领域技术人员可以判断其具备GPCR的功能；此外，本申请说明书通过实验证明了RUP3（一种具体的人GPCR）在胰腺中选择性地高表达，表明其在胰腺功能发挥作用，可用于与胰腺有关的疾病如糖尿病的治疗。因此本申请说明书公开了要求保护的人GPCR的功能。

　　专利复审委员会依法受理了上述复审请求，并成立合议组对本案进行审查。合议组于2007年8月1日向请求人发出复审通知书，指出：“本申请主要要求保护一种人GPCR以及编码人GPCR的cDNA，但说明书中并没有对所述人GPCR进行有效的实验室功能鉴定，仅根据序列分析、同源性对比以及组织表达分析结果推测得到了要求保护的人GPCR的功能。然而本领域技术人员己知，一级序列具有一定同源性的不同蛋白不一定具有同样的功能，如果蛋白质氨基酸序列中的一些甚至一个起关键作用的氨基酸改变，就会导致蛋白质空间结构与生物学活性或功能的巨大变化。本发明所分离的人GPCR与现有技术中已知的其它GPCR的同源性只有23%-53%不等，存在大量的氨基酸序列的差异，一些关键部位（如结构域、酶活性部位等）氨基酸的改变会大大改变其生物学功能及活性。因此本领域技术人员根据说明书的描述无法确定本发明的人GPCR具有所述的功能。”此外，对于请求人提出复审请求时的理由，合议组认为：“虽然本申请请求保护的人GPCR序列具备己知GPCR的典型结构特征，但是这并不能排除所述人GPCR的其它氨基酸序列中存在对蛋白结构、功能或活性发挥重要作用的部位，也不能确定该蛋白一定具有所述的GPCR的功能；尽管本申请证明人RUP3在胰腺中选择性地高表达，但是本领域技术人员据此无法得知RUP3与胰腺疾病和功能紊乱的关系如何，因此所述检测结果不足以证明人GPCR分子的功能。综上所述，本申请说明书不符合专利法第26条第3款的规定。”

　　请求人于2007年11月5日针对上述复审通知书提交了意见陈述书以及用于证明RUP3功能的试验数据，并认为其所提交的实验数据表明本发明的人hRUP3具有增加胞内cAMP累积的活性，而且hRUP3的激动剂以及hRUP3本身均可以刺激胰岛素分泌，因此，本领域技术人员可以得出结论，hRUP3在胰腺分泌控制血糖水平的胰岛素中发挥作用，可以用于筛选影响胰腺分泌的化合物。

　　基于上述理由和事实，专利复审委员会于2008年1月27日作出第12619号复审决定，维持国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。该决定除了重申复审通知书中涉及的有关本申请说明书不符合专利法第二十六条第三款规定的理由外，还进一步指出：请求人答复复审通知书时所提供的试验数据实际上是对本申请要求保护的hRUP3分子的补充的功能试验，这种申请日后提交的实验数据不属于原始公开的范围，无法用于证明本申请在申请日前已经完成，因此不能证明本申请的说明书符合专利法第二十六条第三款的规定。

　　请求人对上述第12619号复审决定不服，，认为基于本申请说明书的描述以及本领域技术人员的一般性知识，本领域技术人员可以确认该发明要求保护的人GPCR分子的功能。，作出（2008）一中行初字第1462号判决，判决书中指出：本申请说明书中并未体现如何实现遗传信息传递的具体实验数据、结果，在现有的遗传理论基础上，不足以让本领域普通技术人员不付出创造性劳动即能够确信本申请的技术方案可以成立，并且由于任何实验结果应当是通过科学严谨的数据表现的，因此虽然本申请说明书记载了“实验效果”的内容，但其结果仅为概述，本领域技术人员在阅读说明书后无法确认本申请的技术方案是否成立。。

　　案例评析

　　本案属于生物、化学领域的发明专利申请由于未公开实验数据而导致说明书公开不充分的典型案例。

　　专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。所属技术领域技术人员能够实现，是指所属技术领域技术人员按照说明书记载的内容，能再现本发明的技术方案，解决其技术问题，并产生预期的技术效果。

　　《审查指南》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”的第3.1节明确规定，对于化学产品的申请，说明书中应当记载化学产品的确认、制备以及用途和／或使用效果，如果所属技术领域的技术人员无法根据现有技术预测发明能够实现所述用途和或使用效果，则说明书中还应当记载对于本领域技术人员来说，足以证明发明的技术方案可以实现所述用途和或达到预期效果的定性或者定量实验数据。

　　由上述规定可知，如果说明书中只说明了化学产品的确认和制备，但没有给出足以证明其用途和／或效果的实验数据，即说明书中给出了具体的技术方案，但未提供有效的实验证据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能实现，那么该技术方案将被认为无法实现。

　　《审查指南》第二部分第十章第9.2.2.1（3）节还进一步对涉及基因、多肽或蛋白质等发明专利申请的说明书公开充分的审查作出了明确规定，即此类申请应在说明书中提供证据证明基因具有特定的功能，对于结构基因，应该证明所述基因编码的多肽或蛋白质具有特定的功能。

　　本案主要涉及一种新的人GPCR蛋白及其编码cDNA序列，目前的审查实践将这种承载生物体复杂生命活动功能的蛋白、核酸等生物大分子视为具有一定特殊性的化学产品。由于生物、化学领域属于实验科学的范畴，对发明的用途和或技术效果的可预见性较低，技术方案一般必须依赖实验结果加以证实才能成立。作为本领域技术人员的常用技术手段，分子克隆、同源性对比、序列分析等对探讨新基因以及蛋白分子的功能起到重要作用，为进一步的研究指示了方向，但是仅仅根据这些内容无法确认所述基因或蛋白必定具有预期的功能，虽然科学研究中可以进行合理的推测，但只有当该推测经合理的方式（例如实验数据）验证后，推测的命题才得以成立。可见，对于一种现有技术中未知的新的基因或蛋白产品，说明书除了公开其确认、制备的信息和方法外，还需要提供实验数据来证明其具体的生物学功能。

　　在此类案件的审查过程中，申请人往往会提供实验数据或申请日后公开的出版物用于证明其要求保护的产品确实具备预期的生物学功能。但是这种申请日后提交的实验数据或申请日后的公开出版物均不属于原始公开的范围，无法用于证明本申请在申请日前已经完成，因此在原始说明书并未涉及所述实验结果的情况下一般不予考虑。（知识产权报　尹昕）