ＭＡＹＢＥＢＡＢＹ”恶意注册案

中原信达知识产权代理有限责任公司代理德国某公司（以下称申请人）对珠海市荣佳企业发展有限公司（以下称被申请人）注册在第９类光学器械和仪器等商品上的第１０７８４１８号“ＭＡＹＢＥＢＡＢＹ”商标提出撤销注册不当申请。被申请人未在规定期限内答辩到案。　
　　申请人的主要理由为，申请人是德国一家专业生产光学仪器的高科技企业，其生产的“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”牌“迷你显微镜排卵测试仪”为德国先进医学科技研制而成，拥有多国专利。１９９５年１０月，申请人首先在德国使用了“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”商标。随后，申请人的“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”牌迷你显微镜排卵测试仪被出口到比利时、中国等许多国家和地区。１９９５年８月１５日，申请人首先在德国申请注册“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”商标，随后分别在美国等国家和台湾地区提出注册申请，另外，，将“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”商标延伸到三十多个国家。１９９５年１２月１９日，申请人与台湾先进生物科技股份有限公司签署了一份独家代理合同，该合同规定，由先进生物科技股份有限公司在中国、新加坡等亚洲国家和台湾、香港地区独家代理销售“ｍａｙｂｅＢａｂｙ”牌迷你显微镜。在１９９６年，先进生物科技股份有限公司便把 “ｍａｙｂｅＢａｂｙ”牌迷你显微镜推销到香港和中国大陆。申请人每年生产１０万件显微镜排卵测试仪，年产值达２亿多德国马克，产品远销世界各国，受到消费者青睐。第１０７８４１８号商标是直接对申请人商标的复制和抄袭，二者在字体和排列方式上一模一样，且指定使用的商品完全相同。这充分说明被申请人是在知道申请人商标和产品的情况下，利用不正当手段对申请人的商标进行抢注。被申请人的不正当竞争行为会导致对消费者生命健康的损害。
　　商标评审委员会经审理认为，申请人商标“ＭＡＹＢＥＢＡＢＹ”在先使用于迷你显微镜等商品上，并在多国获得注册。该商标文字构成、表现形式具有一定的独创性，其中的“ＭＡＹＢＥ”为手写体。被申请商标与申请人商标文字构成、表现形式完全相同，被申请商标所指定使用的商品“光学器械和仪器、显微镜”等与申请人商标使用的迷你显微镜商品功能、用途相近。被申请人模仿他人在先使用、宣传并具有独创性的商标，将之在类似商品上进行注册，其行为违反了诚实信用原则，客观上容易造成消费者的混淆误认。
　　商标评审委员会作出终局裁定：德国某公司对珠海市荣佳企业发展有限公司注册的第１０７８４１８号“ＭＡＹＢＥＢＡＢＹ”商标所提注册不当理由成立，该商标予以撤销。
　　评述：
　　在上述案件中，一个共同的特点是：申请人的商标具有一定的独创性，并在先进行了使用、宣传与注册，但不具有较高的知名度，或者说尚不能被认定为公众熟知商标。被申请人都是将与他人商标完全相同的文字或图形申请注册。如果从《商标法》及其《实施细则》的有关条文规定来看，被申请人的行为并不属于《商标法实施细则》第２５条前４项列举的４种不正当注册行为。商标评审委员会认定被申请人的这种行为违反了诚实信用原则，是属于《商标法实施细则》第２５条第５项“以其他不正当手段取得注册的”行为，因而将被申请商标予以撤销。依笔者个人之见，实际上，商标评审委员会是力图通过类似案件的审理，丰富、补充《商标法》及其《实施细则》确立的有关认定不正当注册行为的规则，并向有关当事人发出一个明确的信息：法律不允许恶意注册。
　　一般来说，实行判例法的国家，判例是主要的法律渊源，法官在审理案件的同时，也在扮演着立法者的角色，通过有拘束力的判例来创设法律的规则，即所谓“法官造法”；而在实行成文法的国家（例如中国），法官的主要职责则在于适用法律的规定来处理纠纷。但这并不是绝对的，在很多情况下，法官不得不对既有的法律作扩张性的解释，进而在法律的基本原则涵盖的范围内，通过对案件的裁决来创设具体的规则，使制定法不至于过于僵硬，能够适应纷繁复杂的社会现实。商标评审委员会审理商标争议案件的工作，带有某种准司法的性质。在现行的《商标法》及其《实施细则》缺少“明文规定”的情况下，直接适用民法中的诚实信用原则来裁决评审案件，是有着充足的法律以及法理依据的。首先，《商标法》是民法的特别法，解决商标权属争议，理应遵循民法的基本原则。现行《商标法》第２７条规定，已经注册的商标，是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。有学者认为，“这实际是民法上诚实信用的一般原则在《商标法》中的具体体现”（黄晖：《诚实信用原则在商标法中的适用———兼论“欺诈毁灭一切”》，见《中华商标》１９９９年第５期）。其次，《商标法实施细则》第２５条对不正当注册的行为作了列举式的规定，但并没有穷尽，而是设置了一项“以其他不正当手段取得注册的”这一弹性条款。据此，商标评审委员会从遵循法律的基本原则的前提出发，行使自由裁量权是必要的，也是合理合法的。第三，恶意注册的行为，从本质上说是企图攫取他人创造的商业信誉，不劳而获、坐享其成，无论从道德上、法律上，还是从社会经济秩序的层面上，都具有可非难性，这也为商标评审委员会对其作出法律上的否定评价提供了正当性。
　　在上述案件中被申请商标与申请人的商标文字或图形一模一样，而申请人的商标图形又具有一定的独创性，并不是常见的表现形式，这种情况无法用巧合来解释。而被申请人或者未作答辩，或者在答辩中未能合理的说明其商标设计的由来。被申请人又是同行业经营者。综合考虑全案情况，足以认定其具有主观恶意。在被申请人具有主观恶意的情况下，对被“抢注”的申请人的商标，一般并不要求具有较高的知名度。在有些案件中，甚至也不要求所使用商品为类似商品。这并不是基于对驰名商标的保护，而完全是出于反对恶意注册的立场。
　　如何在商标确权案件中切实维护商标权人的合法权益，制止恶意注册行为，是一个需要长期、深入研究的课题。笔者相信，上述案例并没有终结讨论，而是开始了一个探索的过程。