来料加工可以作为使用方式维持商标注册

本案要旨

在审理涉及连续3年不使用的商标案件时，如果商标权人以来料加工的方式使用商标，可以认定属于商标法意义上的使用行为，从而维持商标注册。

案情

1993年8月，宏比福比有限公司（以下简称宏比福比公司）向国家工商行政管理局商标局（以下简称商标局）申请注册第731233号“SCALEXTRIC”商标（即复审商标），1995年2月获准注册，核定使用的商品为第28类玩具。经续展，专用权期限至2015年2月。

温克勒国际有限公司以复审商标在1998年4月3日至2001年4月2日之间的3年内未进行使用为由，向商标局申请撤销复审商标。2003年1月27日，商标局作出《关于撤销第731233号“SCALEXTRIC”注册商标的决定》（编号：0101撤35号），决定撤销复审商标。宏比福比公司不服，。商标评审阶段，宏比福比公司提交了如下证据材料：1、SCALEXTRIC产品销往广东的售货发票；2、SCALEXTRIC产品销往中国香港的售货发票；3、2002年8月，宏比福比公司向上海Bell先生出具的销售发票；4、宏比福比公司SCALEXTRIC国际出口报价单。

2009年3月，商评委作出《关于第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审决定书》，认定：证据1中部分发票形成在涉案3年期间，涉及商品为前胎、后胎、刀片等，没有出现“玩具”，在没有其他证据与之佐证的情况下，不能证明在指定使用的“玩具”商品上使用了复审商标。证据2不能证明复审商标在中国大陆进行了有效使用。证据4无中文译文，视为未提交。本案中，宏比福比公司提供的在案证据均不能证明复审商标在1998年4月3日至2001年4月2日期间进行了商业上的使用。因此，宏比福比公司的复审理由不成立。商评委依据商标法第四十九条之规定，决定：复审商标予以撤销。宏比福比公司不服，提起行政诉讼。

在诉讼期间，，证明如下事实：宏比福比公司成立于1986年，业务性质为“游戏和玩具制造”；宏比福比公司最成功的玩具和游戏产品系列之一为SCALEXTRIC系列，包括玩具赛车、玩具赛车套装和各种零配件；自2000年初前后，宏比福比公司开始在中国开通SCALEXTRIC品牌玩具和零件的生产线。1998年—2001年，宏比福比公司将图纸发送至山打根实业有限公司（简称山打根公司，英文名称为Sanda Kan Industrial Ltd），生成一份模具订货单，山打根公司安排其中国分公司从中国境内获取合适的压模、生产工具。一旦宏比福比公司批准了压模、生产工具以及生产的玩具或零件样品，山打根公司就开始按照订单进行批量生产，厂房本部位于深圳市宝安区松岗镇溪头，宏比福比公司每个阶段都会对产品进行检查和审批；一旦在适当的时候该公司对最终产品感到满意，中国的工厂就会按照要求的数量开始生产，然后将产品运至山打根公司，宏比福比公司的运货代理会安排将货物运至英国的宏比福比公司。在宏比福比公司将SCALEXTRIC玩具生产线移至中国的初期阶段（1998—2000），不可能在中国生产全部零件，也有一些在英国生产的零件需要用，因此在此期间，宏比福比公司将英国制造的零件经山打根公司运往中国，在那里使用英国制造和中国制造的零件装配出最终产品，然后从中国再将SCALEXTRIC成品经山打根公司运往英国。宏比福比公司认可其在中国的使用行为系将其使用复审商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍销往国外，在中国境内并无销售行为。

判决

行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持商评字2009第4077号《关于第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审决定书》。宏比福比公司不服，向北京市高级人民提起上诉。，判决：一、行政判决；二、撤销商评字2009第4077号《关于第731233号“SCALEXTRIC”商标撤销复审决定书》；三、商评委就第731233号“SCALEXTRIC”商标重新作出行政决定。

评析

本案的焦点问题在于宏比福比公司在涉案的3年期间是否使用了复审商标，这种使用方式是否符合商标法的规定。

，连续3年停止使用的，由商标局责令限期改正或撤销其注册商标。该规定的目的在于促使商标的实际使用，发挥商标的实际效用。根据商标法及商标法实施条例的规定，商标的使用是指商标的商业使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。商标使用的证据材料包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。在判断是否存在维持注册的使用行为时，既要防止商标资源的浪费，又要防止已注册商标被轻率撤销而损害商标注册人的合法权益。宏比福比公司提交的在案有效证据已经形成了较完整的证据链，能够证明：涉案3年期间内，宏比福比公司通过山打根公司将其使用复审商标的玩具部件运至中国的加工企业，委托中国企业加工成玩具成品，加工后的玩具成品仍通过山打根公司销往国外。来料加工是中国企业利用外国企业提供的原材料、零部件等，按照外国企业的要求进行加工，成品交由外国企业销售的一种贸易形式。虽然来料加工的成品并未实际进入中国大陆市场流通领域，但是如果不认定来料加工为商标使用行为，相关商标专用权因未使用而构成被撤销的理由，恐不尽公平，且有悖于拓展对外贸易的政策。虽然复审商标核定使用的商品为玩具，但是基于玩具赛车商品和来料加工方式的特性，将复审商标使用在玩具部件，并通过来料加工方式加工成玩具成品，销往国外的行为，应当视为复审商标在核定使用的玩具商品上的商标使用行为。(潘伟