防范商标抢注策略

　　防范商标抢注对策<知识产权法学论文<知识产权法律网http://www.365ipr.com/lunwen/593.html防范商标抢注对策

　　一、在时间上坚持及时注册的原则

　　林林总总的商标法关于商标权的规定，无不围绕一个先决条件，这便是“注册保证”，唯有注册的商标才能得到法律的保护。同时大多数国家又实行申请在先的原则，谁先申请，谁便拥有商标专用权。对于使用在相同或类似的商品上以相同或近似商标申请注册的，先申请者可以排斥后申请者获得注册。申请注册是能产生商标权的唯一法律事实，而在先使用并不能作为获得商标权的依据。商标使用者即使很早就使用某一商标，但如果未向国家商标主管机关申请注册，也不能获得商标专用权。因此，对同一商标申请注册时间先后对商标权的取得起着决定性的作用。这就要求商标使用人必须及时进行商标注册。

　　我国商标工作起步较晚，商标使用者法律意识比较淡薄，不注重甚至不懂得对商标权的保护，只顾使用，不知及时申请注册获得法律保护。目前，我国的注册商标已达86万多件，居全球前十位，但商标注册量与企业数量远远不成比例。据最新统计，上海30万家企业，逾九成无注册商标。正是这种对自己的商标这一重要无形资产的漠视，给抢注的行为留下了广阔的空间。在这一方面，国外许多企业的做法值得我们学习。如美国史克公司在120个国家注册了2.5万多件商标，日本索尼公司在国外注册了500多件商标。这些商标中有相当一部分属先期注册，即在商品进入市场之前，甚至在产品开发、研制之前，就预先申请商标注册，这样既可避免抢注的发生，又可提高商标的知名度，不失为明智之举。

　　二、在地域上应坚持辐射原则

　　商标权有严格的属地限制，在一个国家或地区注册的商标，只在该国或该地区才能得到法律保护，不存在跨国效力。企业要想使其产品进入国际市场，参与国际竞争，除在本国及时注册外，还必须及时到国外注册，包括所有现实的或潜在的商品销售国都要实现商标的抢先占位，以从根本上消除被外商抢注的隐患。

　　近年来，国外刮起了一股抢注我国著名商标的狂潮。据统计，我国有150多个商标在澳大利亚被抢注，40多个商标在印尼被抢注，100多个商标在日本被抢注。有的丧失对被抢注商标的使用权，有的遭到他人的侵权诉讼，有相当一部分产品被迫退出有关国的市场，有的则花费巨资从抢注者手中高价买回商标权，给企业以至国家都造成了巨大的损失。因此，我们必须做好商标的境外注册工作。

　　在办理商标域外注册时，可逐一注册，直接到各国的商标局办理。作为《保护工业产权巴黎公约》(以下简称《巴黎公约》)的成员国，我们应充分利用优先权的原则，在一些国家获得注册。《巴黎公约》规定：任何一个成员国的一个申请人，向某成员国申请保护，在6个月期限内，又向其他成员国提出同样申请，则其他成员国应将专用权授与向某国申请的人，以保障首次申请者不致在中途被人在他国抢注。另一条途径是申请国际注册。我国已于1989年10月4日正式加入《商标注册马德里协定》，根据该协定，一旦一项商标获得知识产权国际局的注册，便可成为国际注册商标，在马德里协定各成员国普遍生效，从而大大提高了注册效率。

　　三、商标注册期满，应及时办理续展

　　根据我国《商标法》的规定，注册商标的期限为10年，注册商标有效期满需继续使用的，应当在期满前6个月内申请续展注册，在此期限末提出申请的，可以给予6个月的宽展期，宽展期满仍未提出申请的，注销其注册的商标。由此可见，商标注册并非一劳永逸，商标权利人在商标专用权有效期满后，需要继续这种权利的，续展申请就成为其必须履行的法律程序。商标作为无形财富，其价值也是随着时间的推移而不断增加的，如可口可乐，1967年价值为30亿美元，1994 年高达359.50亿美元。所以要特别注意商标的续展，否则就有可能被他人抢注，使在长期使用中树立起来的商标信誉拱手相让，其损失是不可估量的。

　　四、驰名商标应采取特殊保护方式

　　驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标，正因为此，驰名商标更易成为被抢注的对象。无论是《巴黎公约》，还是《与贸易有关的知识产权协议》(即TRIPS协议)，对驰名商标均给以特殊保护。

　　1996年8月我国颁布的《驰名商标认定和管理暂行规定》，依据了《巴黎公约》的基本要求。有了上述这些规定，驰名商标就如有了“护身符”，一旦发生抢注，就可据此进行司法救济。具体讲，主要有以下三种方式：

　　(一)积极运用驰名商标注册优先权的条款撤销抢注

　　根据《巴黎公约》规定：凡系被成员国认定为驰名商标的标识，其所有人有权禁止他人抢先注册，如果巴黎公约成员国的驰名商标所有人其驰名商标未来得及在成员国的任何一个国家注册时，有人抢先注册了，则5年之内，驰名商标所有人有权将在先注册人从注册簿中“请出去”，如果在先注册系恶意的，则不受5年的限制。据此规定，如能证明一商标为驰名商标，则享受注册优先权，即使在他国被抢注，也可在不少于5年甚至更长的时间内请求注册国撤销其注册。如我国的“同仁堂”1989年在日本被抢注，后由于我方出示证明证实“同仁堂”系驰名商标，于是日本撤销了对“同仁堂”的抢先注册，避免了一起重大的商标权益流失事件。

　　(二)根据对驰名商标进行跨类别保护的规定撤销抢注

　　普通注册商标专用权为禁止他人将商标使用于同一种商品或类似商品，若将该商标使用于非类似商品，则不构成侵权。由于驰名商标特有的信誉和质量标示作用，许多国家和国际组织都赞成对驰名商标进行跨类别保护，不再以“相同或类似商品(服务)”为前提。在TRlPS协议中，就将对驰名商标的保护扩大到了不类似的商品或服务：“只要一旦在不类似的商品或服务上使用该商标，即会暗示该商品或服务与注册商标所有人存在某种联系，从而注册商标所有人的利益有可能因此受损。”如美国菲利普·莫里斯公司在中国注册有“万宝路”商标，核定使用范围为卷烟，上海某打火机厂把“万宝路”商标使用于其葡萄酒产品上，尽管卷烟和酒在商品国际分类中分属34类和33类，并非类似产品，但由于“万宝路”属驰名商标，。

　　(三)与驰名商标相同或近似的文字作为企业名称一部分使用，能引起误认的，自知道或应当知道之日起4年内，可以请求撤销。

　　五、立法完善

　　制止或减少抢注行为的发生，除了依靠商标使用者自身增强法律意识，不给抢注者以可乘之机外，还应从完善法律入手，缩小或消灭抢注行为的生存空间。

　　(一)商标注册方面驰名商标可采用使用在先原则

　　从目前有关国际公约对驰名商标的保护规定来看，不存在以注册作为保护的先决条件的规定。各国在司法实践中则更没有只有经过注册才能受到法律保护的要求，有些国家的商标法甚至还明确规定，驰名与否不以注册为条件，如德国商标法。我国台湾地区有关资料中在解释“驰名”(台湾称世所公知)一词时指出，所谓 “世所公知”系指呈请注册之一区域一般所共知者而言，其已否注册，自可不问。而我国商标法采用绝对注册原则，驰名商标也必须是注册商标，商标法对本注册驰名商标尚无特殊保护规定，这对驰名商标的注册显然是不合理的。在当今商标法律意识淡薄的情况下，更易被他人抢注。我国作为《巴黎公约》的成员国TRIPS 协议的签字国，理应按国际惯例对本注册的驰名商标给予同样保护。因此笔者建议在今后修改完善商标立法时，应区别对待一般商标和驰名商标，一般商标采用申请在先原则，而驰名商标应与国际上接轨，采用使用在先原则，对其进行扩大保护。只要确认是驰名商标，无论注册与否，均受商标法保护，从根本上杜绝抢注的发生，保护驰名商标在先使用人的合法权益。

　　(二)适当增加“禁止抢注”的条款，撤销对知名商标的抢注

　　据前文所述，驰名商标采用特殊保护方式基本上能杜绝抢注的发生，但目前我国仅对42件商标进行了认定，这对于随着经济的发展涌现出的大量知名商标无异于杯水车薪。在商标抢注现象中，某些人受利益的驱使，公然违反诚实信用原则和公认的商业道德，大量抢注一些拥有较高知名度和一定信誉的末注册商标，按我国现行的商标法未注册商标不能得到法律保护，这种行为是没有缺陷的，是合法的，甚至是必然的。但若从诚实经营、公平竞争的角度看，它又确实属于不正当竞争行为，损害了商标在先使用人的利益，破坏了公平竞争的市场法则。如极具代表性的中外商标抢注案中，有40多家上市公司的商标被抢注，包括熊猫、凤凰、长虹、伊利等知名品牌，其抢注的目的并非自己使用，而是通过各种方式向外界有偿转让，甚至标榜数百万元，“偿还给”被抢注的企业，其“意”之恶显而易见。

　　在不少国家，反不正当竞争法就起到了保护未注册商标的作用，弥补了商标法的不足。如日本的《不正当竞争防止法》中规定：对于使用众所周知的他人的姓名、商号、商标……而与他人的商品标记相同或类似的，有权要求停止该项行为。我国法律在此方面尚属空白，造成司法实践中无法可依的被动局面。为此，我们可借鉴国外的立法经验，完善这方面的立法，主要针对一些比较知名的商标，在商标法或反不正当竞争法中增加适当的对抢注行为的禁止规定，并将抢注他人末注册知名商标作为商标得以撤销的一种情形。