由一则案例看我国商标合理使用制度立法

一、案情简介：

，用于其板鸭产品。该商标以“白市驿”三个变形字组合成类似板鸭状图形，并经续展后生效至今。1998年该商标被重庆市工商行政管理局审定为重庆著名商标。1997年3月，被告重庆市渝中某食品厂注册成立，并在其板鸭产品包装上注明“长江”商标及该厂的厂名、厂址等，并以醒目字样注明“正宗白市驿风味”，尤其突出“白市驿”三字。后原告诉被告侵犯其白市驿商标权，请求停止侵权和赔偿。，原告虽拥有“白市驿”商标，对该商标享有专用权，但不能对“白市驿风味”享有独占权。被告在其板鸭产品的外包装上注明“白市驿风味”的字样只是表明产品的风味特征，并不造成对原告商标权的侵犯。因而驳回了原告的诉讼请求。

　　问题：

　　1、被告是否侵犯了原告的商标权？

　　2、被告的行为是否是对原告商标的合理使用行为？

　　二、法理分析：

　　（一）商标合理使用的概念界定与立法现状

　　1、概念界定

　　所谓商标（trademark）即指任何能够将一个企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区别开的标记或标记的组合。①从该定义即可看出商标最重要的功能就是其识别性，即指示商品或服务的来源，从而使消费者建立起商标与商品或服务的提供者的一种一一对应的关系，这样可以降低消费者识别商品或服务的时间成本，彰显商誉，同时，还起到广告宣传的作用。正是基于商标的上述作用，生产经营者才会积极地对有商业价值的商标进行注册，从而获得对商标的专有性的使用权利。然而，美国大法官Holmes早就指出：“商标权只是在于阻止他人将他的商品当成权利人的商品出售，如果商标使用时只是为了告之真相而不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”②Holmes法官所阐述的正是本文将要论及的第三人对商标的合理使用制度。所谓商标合理使用，是指在某些情况下，作为非商标权利人的第三方合理善意使用与注册商标相同或类似的标记，不会引起公众的混淆和误认，从而不构成对商标权的侵犯，商标权人不能以其商标专用权排除该第三人的此种使用的制度。

　　2、当前各国商标立法中对合理使用制度的规定

　　商标权并不是一项绝对的权利，对商标专有性权利进行限制性规定已成为目前各国的立法趋势。体现在合理使用制度方面就是多数国家商标立法中都有对该制度的规定。

　　（1）95年1月1日生效的TRIPS协议第17条规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的合法权益。”

　　（2）95年3月15日生效的《欧洲共同体商标条例》第12条（共同体商标效力的限定）规定：“共同体商标所有人无权利制止第三方在贸易过程中使用：

　　（a）其自己的姓名和地址；

　　（b）有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志，或有关商品或服务的其他特点的标志；

　　（c）需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标；只要上述使用符合工商业务中的诚实惯例。“

　　（3）《德国商标法》第23条规定：“只要不与善良风俗相冲突，商标或商业标识所有人应无权禁止第三人在商业活动中使用：

　　（a）其姓名或地址；

　　（b）与该商标或商业标识相同或近似的，但与商品或服务特征或属性，尤其是其种类、质量、用途、价值、地理来源或商品的生产日期或服务提供的有关标志；或者：

　　（c）必须用该商标或商业标识表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件。

　　此外，法国知识产权法、日本商标法以及我国香港地区的《商标条例》等也都对商标的合理使用制度做了详细的规定。

　　（二）商标合理使用制度的类型与判断标准

　　1、 三种类型

　　由以上各国立法的规定可以对商标合理使用的基本情况作一简单的类型划分，这样有助于对现实商业活动中存在的合理使用商标的情形进行正确的认定。③笔者认为，主要可以分为如下三种类型：

　　（1）在先权利的使用。即第三人正当使用自己享有权利的标记，主要包括使用自己的姓名（自然人）、名称（企业）和其他标记。此时，使用人享有姓名权、名称权或在其他标记上享有权利。虽然上述标记与他人的商标相同或近似，但因为使用人的权利也是合法的，所以其使用为正当使用，不构成对商标权的侵犯。在这种权利冲突的情况下，合理使用人与商标权人互不享有禁用权④。现实生活中有许多诸如此类的案例，比如轰动一时的天津狗不理包子饮食（集团）公司状告“狗不理”包子第四代传人高耀林、第五代传人高渊在哈尔滨天龙阁饭店使用“狗不理”名称侵犯了原告注册商标一案，如果当时立法中有关于“企业可以合理使用其名称而不构成对他人注册商标的侵犯”之类的规定，。

　　（2）作为商标的使用。即第三人正当使用商标权人的商标。第三人可以合理使用他人的注册商标“用来表明商品或服务的用途，特别是用来表明商品的零部件的用途”，即在“配件贸易”中为指示商品而对注册商标所为的使用，这时注册商标权人的商品是作为另一商品的零部件或配件，另一商品在销售中使用该注册商标是为了表明配件的来源，并不侵犯配件商的商标权。

　　（3）非作为商标使用。即第三人正当使用与注册商标文字、图形相同或近似的文字、图形。构成商标的基本要素为文字、图形或其组合，如要获准注册，文字、图形必须具有显著性，即具有区别商标或服务的来源的作用。臆造的文字、图形或其组合具有固有的显著性，因而经注册后，对其保护力度也较强；经使用而获得显著性的商标，虽可予以注册，但因组成商标的文字、图形或其组合来自公用领域，仅因在“第二含义”上长期使用才使其具备区别商品或服务的来源的作用，因此，显著性较臆造商标弱，体现在保护力度上，就逊于臆造商标。所以，根据上述特点，有学者将因使用臆造文字、图形而获得显著性并予注册的商标，称为强商标；将直接采用公用领域的文字、图形，经使用而获得显著性得以注册的商标，称为弱商标。⑤此种类型的合理使用针对的就是弱商标。“除了少数臆造词构成的商标外，大部分的商标都是由普通词汇乃至叙述性词汇构成的，这些叙述性词汇的‘第二含义’，商标的注册不能妨碍在一般叙述意义上对这些词汇使用……”⑥或为便利，或为节约成本，较多经营者喜欢将描述产品的产地、质量、价值、用途、生产日期等特征的文字作为商标进行使用，并在长期使用中获得显著性，得以注册。但此种“第二含义”使用并不得阻遏其他使用者在非作为商标的第一含义上使用该词汇对自己的商品或服务进行描述。

　　2、 判断标准

　　实际的商业活动中，更多的纠纷还是产生于第三种情形之中，因为前述两种类型的合理使用，要么有在先权利的存在，要么作为零部件的商标仅起到指示作用，举证相对容易。而于第三种情形之下，判断是否为合理使用，是否侵害商标权人的利益则是一难题。笔者认为，认定此种情况下的合理使用，须注意如下几点：

　　（1）主观上，第三人使用须是善意的。商标法中的善意与民法中的善意的理解是不同的。后者以是否知情作为判断行为者主观上是否善意的标准；前者则是以是否具有不正当竞争的意图作为判断标准。⑦因而，此处的善意则指两种情形：或者使用人不知他人将其使用对象注册为商标，或者使用人虽明知他人已注册为商标，但并未以恶意使用，即使用时并不具有不正当竞争的意图，此种主观意图通常要通过一系列的客观行为表现出来，如在自己商品包装的背面或以较小的字体使用他人的注册商标来描述自己的商品，则不认定为恶意；若反之，在包装正面以放大的特殊字体进行强调，则难以认定为善意。对于主观善意标准应结合个案进行认定。

　　（2）使用方式上，第三人的使用必须是仅为描述自己的商品或服务并且非作为商标而使用。使用者仅是为了说明商品、服务的特征、属性，尤其是质量、用途、地理来源、种类、价值等，而进行使用。此处，所使用的文字、图形并非在于表彰商品的来源，其目的仅为说明商品或服务，无侵害他人商标专用权可言，若该种非作为商标的描述性使用过于明显，以致消费者难以注意到处于不明显位置上的该商品自身的商标，则此种设计，就很难再认定为“仅仅是描述性使用”了，应受到商标专用权效力的拘束。由是观之，使用方式的恰当与否，也是应由法官与个案之中具体把握的问题。

　　（3）客观效果上，第三人的使用须不得造成消费者的混淆和误认。第三人非出于不正当竞争的目的，同时合理的描述性的对他人的注册商标进行使用，一般都不会造成消费者误认和混淆，也就是说，第三人善意的合理的使用是消费者不会误认和混淆的前提。此处的消费者应当是具有一般知识水平和判断能力的相关公众，而非单个消费者，即使个别消费者由于知识和经验的欠缺而发生误认和混淆，也不能作为非合理使用的判断依据。

　　三、案例点评：

　　由上述判断标准可知，两重法律标准，违反任何一重都构成了商标的非合理使用，应承担法律责任。首先一重即关于公平竞争的法律，若使用者由于不正当竞争的意图或造成了不正当竞争的结果，都将被认定为非合理使用；其次一重即侵犯商标专用权，此乃更为严重的一重标准，构成商标侵权行为。所以现实生活中，有些案例既不能认定为商标侵权，又不能认定为合理使用的，则应当从不正当竞争的角度来考虑问题。

　　据以上所论之法理来分析此案，就比较清楚了：首先，被告是否侵犯了原告的商标权？原告以“‘白市驿’三个变形字组合成类似板鸭状图形”作为自己的注册商标，而被告有自己的“长江”商标，并在其产品包装上注明了该商标。被告仅是在商品包装上“以醒目字样注明‘正宗白市驿风味’，尤其突出‘白市驿’三字”，而并未将原告的商标作为自己的商标来使用，因此，不能认为被告的行为侵犯原告的注册商标专用权。其次，被告的行为是否可以看作是对原告商标的合理使用的行为呢？从被告的整个行为来看-以醒目字样注明“正宗白市驿风味”，尤其突出“白市驿”三字，很难认定被告在使用原告的商标时出发点是善意的，因此，可以认定被告有不正当竞争的意图；而且，被告上述行为所导致结果即是很容易引起消费者的误认和混淆，或许此即是被告的目的所在。所以，被告的行为亦非对注册商标的合理使用行为。本案原告之所以败诉，笔者认为主要原因在于其诉讼角度的选择不尽恰当，若从不正当竞争的角度提起诉讼，则胜诉的机会就会大得多。

　　四、立法建议

　　（一） 立法理由

　　1、通过商标合理使用制度的规定，对商标权进行限制，是平衡商标权人利益同社会利益的需要。因为作为知识产权的商标权虽具有较强的专有性，但并不是完全绝对的不受任何限制的权利，一定程度上允许非权利人对商标或构成商标的的要素进行合理使用，不仅无害于权利人的权利，还会有助于维护社会公益，真正意义上实现公平与效率。

　　2、通过商标合理使用制度的规定，对商标权进行限制，是各国立法的先进经验的总结，体现了商标法的发展趋势。由前述对各国商标立法中对合理使用制度规定的列举，表明多数国家都意识到对商标权应有所限制，而限制的重要方式之一就是在立法中规定有关商标的合理使用制度。

　　3、我国《商标法》中相应制度完善的需要。我国《商标法》第11条规定，某些非固有显著性商标经使用也可以因获得“第二含义”而具备显著性并予以注册，但这并不妨碍人们在第一含义上使用与该商标相同或类似的文字、图形。所以应在《商标法》中明确规定合理使用制度，才不会使某些公用领域的词汇因权利人的注册而成为禁忌⑧，变相剥夺公众对公有领域知识使用的权利。

　　（二） 立法建议

，然而其适用却并没有明确的法律依据。仅在国家工商行政管理局《关于商标行政执法中若干问题的意见》中有关于商标合理使用制度的规定，但相对于国外立法例而言，一方面，立法阶位较低（行政规章，，另一方面，其规定也相对粗疏，不够完善。对如何在立法中对该制度作出规定，学者有不同的意见，有学者认为，可通过解释法条的方式达到为实践中处理此类问题提供法律依据的目的⑨。笔者认为，这也不失为一种解决问题的途径，但从各国立法中均对该制度作出明确的规定的情形看，上述方式也仅能作为在《商标法》作出修改之前处理该类问题的权宜之计。因而笔者建议在未来的《商标法》的修改中应明确加入该制度的规定，其内容参照各国立法经验，应做如下阐述：

　　“只要第三人在商业活动中遵循诚实信用原则，商标权利人即无权禁止该第三人使用：

　　（1）其自己的姓名和地址；

　　（2）有关品质、质量、数量、用途、价值、产地名称、生产商品或提供服务的时间的标志，或有关商品或服务的其他特点的标志；

　　（3）需要用来表明商品或服务用途的标志，特别是用来表明商品零部件用途的商标。“

　　并在《商标法实施细则》中确定合理使用的判断标准：1、非出于不正当竞争的目的；2、仅为描述性使用；3、不会引起消费者的误认或混淆。

　　参考书目及注释：

　　①参见黄晖著《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，2001年5月版，第308页。

　　②参见黄晖著《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，2001年5月版，第193—194页。

　　③对商标的合理使用通常分为商业性使用和非商业性使用，在非商业性使用中不会有太大的争议，因其多为涉及公益的非商业性活动中的使用。所以，笔者此处的分类仅是针对商标在商业活动中为非权利人使用的情形。

　　④参见王艳丽《论商标权的限制》载《科技与法律》2002年第1期。

　　⑤穆健《从一起商标侵权案析商标权的限制与平衡》载《法律适用》2003年第6期。

　　⑥黄晖著《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，2001年5月版，第189页。

　　⑦李娟《从playboy公司诉Terri Wells案看商标合理使用》载《知识产权》2002年第4期。

　　⑧ 现实中有相当多的案例反映了经营者将注册商标的专有使用权理解为绝对的权利而阻碍了公众的合理使用，如黄晖的《驰名商标和著名商标的法律保护》一书中所举“三峡”、“神农溪”注册商标的所有者禁止其他经营者合理使用的案例，即说明了此点，因此，在立法中明确界定商标的权利边界和合理使用的标准是相当迫切和重要的。

　　⑨参见宋红松、刘君《商标权的限制与漏洞补充》载《中华商标》2002年第2期，作者认为可以通过解释法条的方式使有关商标权限制的漏洞得到一定程度的弥补。例如商标合理使用，可以通过对商标法第52条的解释得出相近意旨，第52条规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属于侵犯注册商标专用权”，换言之如果他人虽使用了注册商标的文字但并非作为商标使用当然不构成侵权。烟台大学法学院·韩来峰