对外观设计专利若干问题的思考——记“中国竹产品外观设计专利安吉现象专家研讨会”

“竹编织、布包边”的竹凉席、竹地毯是安吉竹农千百年来手工生产的传统产品，是当地名闻遐迩的土特产。随着竹凉席、竹地毯加工业的迅猛发展，不断壮大的加工型企业活跃在县外全国各产竹地区。

2002年，江苏某企业先后就竹凉席、竹地毯设计申请并获得外观设计专利17项，从2004年开始，，然后在上海海关和杭州海关等申请扣押安吉企业的竹凉席、竹地毯出口产品，已经有多个集装箱被扣押，给安吉竹产品加工企业及加工农户造成普遍停工停产，货物积压严重，生产规模缩小，国际定单锐减的后果，致使安吉的竹产业遭受巨大的经济损失，并面临失去国际市场的灭顶之灾。

2005年5月15日，上海大学知识产权学院和中国竹产业协会在浙江杭州联合召开了“中国竹产品外观设计专利安吉现象专家研讨会”。会上，各专家分别对外观设计专利可能存在的问题进行了探讨，大家争论的焦点集中在以下几点：

一、关于外观设计专利的审查标准问题

对于从外观上近乎没有任何创新的“竹编织、布包边”的竹凉席、竹地毯等传统产品也能够轻而易举获得授权，多数专家将这种现象归因于我国外观设计专利所适用的形式审查制度。

著名知识产权专家、中国知识产权研究会常务理事、原北京高级人民法院民三庭副庭长程永顺高级法官指出，现在我国外观设计专利审查中的形式审查几乎等同于不审查。因此，在外观设计领域出现了大量的“垃圾”专利。而这些“垃圾”专利大多数不具备创新性，其本身处于极不稳定的状态，不仅不能提高我国外观设计的创新水平，而且可能为一些恶意申请人所利用，籍以牟取不当利益，扰乱正常的市场秩序。因此，外观设计专利审查的质量应该引起我们的高度重视。

二、关于外观设计专利授权标准中是否应有对创新程度的要求问题

与会专家一致同意：外观设计专利本身应该具有一定的创新程度。我国现行专利法第二十三条规定：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似”。有与会专家认为从该条规定看，我国现行专利法仅就外观设计授权的新颖性条件作出了规定，而没有规定创新程度条件。但是不同意这一观点的北京大学知识产权学院张平副教授等指出：“在该条规定中的不得与在先设计相同是对新颖性的规定，而不与在先设计相近似是对创新程度的条件规定。但是外观设计的规定比创新程度较模糊述，因此与在先设计相似到什么程度才不符合创新程度条件只能靠审查员和法官的自由裁量。”

：“对我国现行专利法规定的外观设计授权条件是不是包含创造性要求的问题，学界的争议很大。但是分析我国专利法第二十三条的规定可以发现该规定本身是存在逻辑问题的，其中规定‘不相同或不相近’，而相同了就不是近似，近似了就是不相同，岂不是很容易达到这个要求？从逻辑上分析这个‘或’字并不合理，从立法本意上来看，‘或’应该改为‘且’，即不但不相同而且要不相似。”

国家知识产权局条法司的何越峰博士谈到当年我国专利法的制定，以及此后专利法的两次修改主要聚焦在发明专利和实用新型专利，所以外观设计专利的立法相对较粗疏。同时他用一个形象的比喻概括了其观点：“如果说外观设计制度是一个‘翘翘板’，一头是专利权人，另一头是社会公众，那法律是这个‘翘翘板’的支点，现在这个支点存在两方面问题，一个是支点的位置，可能不是最佳的；第二支点本身的形状，可能不利于翘翘板的稳定。外观设计这个‘翘翘板’应该能够很活跃地在社会经济中发挥作用，但现在看到却是‘一头沉’，也就是一个大人坐‘翘翘板’的一端，那边的小孩无论怎样的使劲，这个‘翘翘板’不会活动起来，出现翘翘板不平衡的现象，就说明法律需要改进和完善。”

魏衍亮博士认为：“首先，我国外观设计是一种美学的外观，只保护美学外观，因此有关技术方案的部分不应该受保护；其次外观设计专利是一个新的美学外观，则有关工业产品设计如果是唯一性、结构上的设计，则不应该属于美学的外观。第三，外观设计应该是一种非功能性的设计，只保护非功能性的外观设计。

上海市知识产权局许章林副局长也指出：“我国专利审查指南第4.43条也要求保护的外观设计本身不能是以常规形式或者经营的产品领域内司空见惯的几何形状和图案构成的设计。“奶片”和“竹凉席、竹地毯”之类外观设计专利明显是相关产品领域内司空见惯的几何形状和图案构成的设计，所以不应当授予专利权”。张平副教授也表示，看来既是司空见惯的、又是显而易见的、明显缺乏创新程度的“奶片”和“竹凉席、竹地毯”之类外观设计专利，第一不要授予其专利，第二即使授予专利后也应当给予严格的权利限制，或者依法律程序及时宣告其无效。

三、关于请求宣告外观设计专利无效中证据运用的问题

有专家认为，在“竹凉席、竹地毯”之类外观设计专利系列纠纷中，都曾有企业对相应的外观设计专利提出过无效宣告请求，但开始都未能成功，其中最大问题之一就是未能证明其不符合我国专利法授予外观设计专利权的授权条件，主要是未能举证在前公开发表和公开使用。一般而言，由于我国专利法在外观专利创造性标准问题上的规定还比较模糊，许多无效宣告请求人都选取否定相关外观设计专利的新颖性作为突破口。但是在许多无效宣告请求中，请求人发现要拿出确切的在先公开出版物证据或者在先使用的证据非常困难。首先，许多非常简单的设计没能留下历史文献资料或者国内外公开出版的文献资料；其次，涉案请求人一般很难拿出确切的证据证明其销售发票、订单或者宣传品中所指向的那个外观设计就是专利权人外观设计的相似对比物，以证明其在先使用。因为证据链的缺失，请求人往往难以证明其在先出版过或者在先使用过的相关事实。

可见在我国现行专利制度规定下，无效宣告请求人往往因为证据不足而陷入进退两难的境地。张平副教授指出：如果我们在专利法中采用美国的“非显而易见”的表述方式就不会出现这样的尴尬问题了。因为对“显而易见”的设计是不需要请求人举证证明的。目前虽然我国专利法及其实施细则没有对相关问题作出明确规定，但在有关无效宣告案件和侵权诉讼中对这个问题也应该作出较灵活的处理，避免因为拘泥于证据形式而偏离正确的判断。

四、关于外观设计专利的保护范围问题

外观设计专利的创新程度越低，其保护的范围似乎越广，因为作为一种常用设计，在后的其他设计往往都必须用到该设计的要点。对于这个问题各家也有自己的观点：

程永顺法官认为：“外观设计的保护范围是很窄的。外观设计保护的基本是一个点，可以扩充的就是一个相似。例如有关动物图案的设计，则如果图案很多了，那么保护的就是具体设计的动物的形象，而不是所有动物的形象。”

陶鑫良教授也提出：“专利法保护的外观设计是具有创新程度的设计方案，换句话说，只有设计中的创新点才是外观设计专利权的保护对象。因此建议外观设计的保护范围和保护力度应该依据外观设计创新程度不同而有所差异。”

五、关于外观设计专利保护的诚信思考

一件产品的外观设计专利保护纠纷涉及的往往不仅仅是当事人之间的利害关系，甚至关系到一个地区、一个行业的经济发展。因此，知识产权保护必定要建立在诚信的基础上。

同济大学知识产权学院的单晓光教授认为：“我国之所以将外观设计的门槛规定得比较低，其初衷是为了鼓励企业进行发明创造，但是由此所导致的“垃圾”专利大量出现的现象却是令人担忧的。我们可以发现这些外观专利人大部分人是中小企业，他们的竞争对手同样是国内的中小企业，是自己跟自己的恶性竞争。如果利用外观设计专利进行恶性竞争，则最终将不利于我国经济的发展。”

陶鑫良教授也指出：“那些把司空见惯的设计申请外观设计专利，然后再作为自己的武器手段打击竞争对手的行为，实际上是滥用专利权的一种表现。一些专利权人明明知道自己的专利权很可能被无效掉却利用外观设计专利仅进行形式审查的空间而不当申请授权，再在全国各地提起多项诉讼，在诉讼中拖垮竞争对手或者牟取商业利益。知识产权的保护必须建立在公序良俗和诚实信用的基础之上。那些恶意申请外观设计专利和恶意不当行使外观设计专利权的行为是市场经济转型过程中非常不正常的情况，既违背了诚实信用的民法原则，又给知识产权制度的建设和推进、市场经济秩序的建设和完善带来了莫大的困扰和负面的影响。因此我们在立法、司法和执法的过程中都必须给予此类行为以必要的关注，将其不良影响降低到最小。”

六、关于海关外观设计保护

众所周知，边境保护是知识产权保护中一种强有力的措施。然而也正是如此，知识产权海关保护的优化与否可能对国家利益、有关企业的利益与相关行业的发展产生巨大的影响。

许章林副局长认为：“按照专利法第十一条第二款，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可不得实施专利，即不得为生产经营者的制造、销售、进口其外观设计专利产品。可见进口权是专利权人的一项重要权利，海关在产品进口中检查是否有外观设计侵权的情况并采取相应的措施是题中之意。然而依照我国知识产权海关保护条例的规定，知识产权海关和保护的范围不仅包括进口而且包括出口。这一规定不仅使海关备案了保护的力度超过法的规定，而且超过了国际保护最低标准，超过世界上大部分国家的保护力度。无论是美国还是欧盟各国，其海关保护都是管进不管出，且不管有关专利侵权的查处。可以说目前我国知识产权海关保护条例的相关规定是否优化，是否最大限度保护国家利和企业利益，值得大家探讨。”

陶鑫良教授认为：“如何寻求海关知识产权保护合法、合理的保护空间，或者说最优化的合适空间是值得我们进行研究的。有一些案件本身没有涉外因素，只是我国当事人之间的纠纷，但对国内相关行业发展及其企业产生极大的影响。究竟如何优化和完善知识产权海关保护是一个值得我们深思和讨论的问题。尤其是对于那些本身创新程度低，稳定性差的外观设计专利，海关保护是否应该更加谨慎，是否应当基本采取被动保护方式以避免出现相关外观专利在后被无效后出现的尴尬局面和国家行政资源、司法资源和企业经营资源的无谓损失？”

从安吉现象引发的思考还远远不只上述几个问题，当天与会的专家还就外观设计专利与发明、实用新型专利的差异、企业知识产权意识的提高、专利权人利益与公共利益的平衡以及专利战略的建立等问题展开了热烈的讨论。