专利法第三次修订最终稿要点回顾

　　从2005年6月份开始，中国启动了专利法(1)的第三次修改工作。期间，;，形成《专利法修正案(草案)》(“第二稿”)于 ，并报全国人民代表大会常务委员会审批;十一届全国人大常委会第六次会议于2008年12月27日审议通过了第3次修改的《专利法》(“最终稿”)，并将于2009年10月1日正式实施。本文简单介绍了此次专利法修改的重要内容及修改沿革。

　　一. 绝对新颖性标准

　　为使中国与国际专利实践接轨，无论是第一稿、第二稿还是最终稿，修改后的专利法均采纳了绝对新颖性标准。迄今为止，中国专利制度一直采用的是所谓的相对新颖性标准。即，世界范围内的公开出版物和中国国内的公开使用或其他手段的公开构成现有技术。修改草案中，明确了现有技术也包括中国以外的公开使用和其他手段的公开。因此，外国申请人应注意在中国申请专利之前不要以任何方式在任何地方公开其发明创造。

　　二. 向国外申请许可

　　现行专利法要求中国法人和个人就在中国完成的发明创造须先申请中国专利，并且没有违犯这一规定的罚则。根据第一稿和第二稿的规定，将“须先申请中国专利”改为“向国外申请许可”要求并适用于中国和外国的法人和个人，并且在第一稿中还规定了违反上述规定将导致相应的中国专利申请被驳回或相应的中国专利被宣告无效;但是，由于在第二稿中明确了“国外申请许可”就是“保密审查”，现行专利法中已经有了对“泄密”的惩罚措施，所以在第二稿中又删除了第一稿中规定的不利后果。最终稿将须事先需要保密审查的发明创造范围限定为发明和实用新型专利，并且保留了第一稿的罚则。根据该规定，任何单位或者个人可以将其在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利，向外国申请专利的，;违犯上述规定在中国申请专利的，不授予专利权。目前，普遍的做法是中国子公司将发明创造转让给其外国的母公司，由于外国母公司不属于现行专利法“须先申请中国专利”要求中的“中国法人和个人”，从而使母公司可以自由选择第一次提交申请的国家。按照修改后的专利法的规定，这种措施今后将不再可行。因此，跨国公司应对此项规定给予更多关注。

　　最近公布的《专利法实施条例修订草案》(2)对上述规定的操作进行了进一步明确，规定：任何单位或者个人就在中国完成的发明或实用新型向外国申请专利的，应当请求专利局进行保密审查，可以采用以下方式：1)事先单独提出请求，并详细说明其技术方案;2)向专利局申请专利的同时或随后提出请求;3)向专利局提交专利国际申请的，视为同时提出了请求。专利局受理前款所述请求后，认为可能需要保密的，应当及时通知申请人。申请人自受理之日起3个月内未收到通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。专利局发出所述通知的，应当自受理之日起5个月内作出是否需要保密的决定，并通知申请人。未在该期限内发出通知的，视为同意申请人向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。

　　三. 外观设计专利要求变高

　　中国外观设计专利的数量约占中国专利总数的三分之一，在世界排名第一。然而，很多外观设计专利的质量不高。为了改善这一状况，从第一稿到最终稿都规定，授予专利权的外观设计不仅应与现有设计不相同且不相近似，而且也应与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。这种明显不同于现有设计特征组合的附加规定，有些类似于对发明和实用新型的创造性要求。而且，也都规定了对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计不授予专利权。很显然，外观设计专利的门槛变高，所谓的垃圾外观专利将被排除。

　　四. 对外观设计的其他新规定

　　除了上述修改外，对于外观设计专利第一稿至最终稿还有其他新的规定：首先，在现行法律规定下，外观设计的简要说明是可有可无的，但法律修改之后将变成必需的，而且在确定外观设计专利保护范围时，这种简要说明将被用来解释图或照片;其次，一种产品的多项相近似外观设计作为一件申请成为可能。第三许诺销售权也被赋予了外观设计专利权人;第四，与现行实用新型实践类似，在行使外观设计专利权时也要求出具评价报告。

　　五. 共有权

　　既保障共有人对共有专利的合法权利，又促进共有专利的实施，第一稿至最终稿都对共有权行使有了明确规定，其中，与第一稿相比，第二稿和最终稿的有关规定更具操作性。最终稿规定，专利申请权或者专利权由两个以上单位或者个人共有，共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。因此，建议当事人就共有的专利权的实施事先签订协议，以避免争端。

　　六. 发明与实用新型的重复授权问题

　　目前，对于如何处理同一申请人就相同的主题提交发明和实用新型两件申请的情形存在不同观点。第一稿至最终稿都明确，同一申请人就相同主题同一天既提交发明专利申请又提交实用新型专利申请，并且先授权的实用新型专利还没有终止的，申请人声明放弃实用新型专利才可以授予发明专利。并且，《实施条例修订草案》也明确要求，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别作出声明。未作出声明的，不适用专利法的此项规定。另外，对于非同日申请的情况，由于最终稿修改了关于“抵触申请”的规定，专利权只有可能授予申请在先的发明或实用新型。

　　七. 遗传资源的公开

　　随着生物和遗传技术的飞速发展，遗传资源已成为一个国家可持续发展的重要战略资源。中国是世界上遗传资源最为丰富的国家之一，有效保护遗传资源对中国具有重要意义。《生物多样性公约》(3)(“《公约》”)对遗传资源确立了国家主权、事先知情同意和惠益分享三项基本原则，并明确规定：“缔约方认识到专利和其他知识产权可能影响到本公约的实施，因此应当在国家立法和国际立法方面进行合作，以确保此种权利有助于而不违反本公约的目标。”(4)为此，第一稿至最终稿都规定，依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中申明该遗传资源的直接来源和原始来源;遗传资源的获取或者利用违反有关法律、行政法规的规定的，不授予专利权。该项规定对中国专利实践的冲击，很大程度上取决于遗传资源如何定义，什么是非法获取和使用。根据《实施条例修订草案》的规定，新专利法所称遗传资源，是指取自人、动物、植物或者微生物的任何含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料;所称发明创造的完成依赖于遗传资源，是指发明创造的完成利用了遗传资源的遗传功能。现行的法律法规中，，尤其是为出口目的，分别有所规定。

　　八. 强制许可

　　尽管自从中国专利制度建立以来一直没有授予过强制许可，但这一直是专利领域的一个热门话题。第一稿到最终稿在此方面也屡经修改。与现行专利法相比，最终稿明确了有下列情形之一的，，可以给予实施发明或者实用新型专利的强制许可：

　　(一)专利权人自专利权被授予之日起满3年，且自提出专利申请之日起满4年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的;申请强制许可的单位或者个人应当提供证据，证明其以合理的条件要求专利权人授予实施专利的许可，未能在合理的时间内获得许可。

　　(二)专利权人行使其专利权的行为依法被认定为垄断行为的。

　　最终稿给出了另一个新的强制许可理由，即为了公共健康目的，对在中国取得专利权的药品，。

　　最后，最终稿还对强制许可设置了一些限制：强制许可涉及的发明创造为半导体技术的，其实施限于公共利益的目的和反垄断行为的目的;除特别规定外，强制许可的实施应当主要为了供应国内市场。

　　九. 现有技术抗辩

，经常遇到这样的情况：专利权人指控他人侵犯其专利权，被控侵权人却举证证明其实施的技术或者设计是申请日之前已经为公众所知的现有技术或者现有设计，因而主张其行为不侵犯专利权。在此情况下，如果不允许被控侵权人进行现有技术或者现有设计抗辩，则被控侵权人只有启动无效宣告程序，使涉及的专利权被宣告无效，才能免除其侵犯专利权的责任。然而，由于中国审理专利侵权纠纷的程序与宣告专利权无效的程序是彼此独立的，由不同的机关分别负责进行审理。因此，被控侵权人需要请求中止专利侵权纠纷的审理程序，启动无效宣告程序，经过专利复审委员会的无效审查以及人民院的两级审理，就专利权是否有效的问题得出结论，然后再恢复专利侵权纠纷的审理程序。整个过程需要若干年的时间。即使被控侵权人最后赢得诉讼，漫长的程序也会使其在精力、资金、市场、商誉方面蒙受很大损失。这对实施现有技术或者现有设计的被控侵权人来说是不公平的。如果在专利法中增加允许进行现有技术和现有设计抗辩的规定，，就会大大简化侵权审理或者处理程序，缩短诉讼周期，尽早稳定社会关系，有效维护社会公众的合法权益。现有技术抗辩已被美国、日本、德国等国在其专利司法实践中广泛采用，、处理过程中也有允许进行现有技术抗辩的实践，只是在专利法层面上还缺乏依据。因此，第一稿至最终稿都在专利法中引入了在侵权认定中基于现有技术的抗辩。如果被控侵权产品或方法属于现有技术，将被认定不侵权。

　　十. 诉前证据保全

　　对于侵犯专利权的临时救济措施，现行专利法第规定了诉前停止侵权行为和诉前财产保全的措施，但没有规定诉前证据保全的措施。《民事诉讼法》(7)第七十四条规定了起诉后的证据保全措施，但未规定起诉前的证据保全措施。在专利侵权纠纷的审理过程中，往往会出现如不在起诉前进行证据保全，证据就有可能灭失或者难以取得的情况。为解决这一问题，，，可以根据当事人的申请，参照《民事诉讼法》第七十四条的规定，同时进行证据保全。

　　鉴于上述情况，第一稿至最终稿都建议在专利法中增加有关诉前证据保全的规定，以更有效地保护专利权人的合法利益。根据该规定，;裁定采取保全措施的，应当立即执行。，。

　　现行专利法规定，损害赔偿基于专利权人的损失或侵权人获得的利润，或者参照实际许可协议中规定的专利许可费计算，而没有就上述三种方式都无法采用的时候规定法定损害赔偿额。为解决此问题，：“没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的，、侵权人侵权的性质和情节等因素，一般在人民币5000元以上30万元以下确定赔偿数额，最多不得超过人民币50万元”。以这种方式确定的损失赔偿被称为“法定赔偿”。2001年《著作权法》和《商标法》修订时，均增加了有关法定赔偿的规定;世界贸易组织的TRIPS协议第45条也规定“各成员可以授权司法当局责令侵权人支付法定赔偿额”。第一稿至最终稿都将法定赔偿额的这种规定纳入专利法中，上限提高到人民币1000000元，而且，还明确规定赔偿还包括专利权人为制止侵权行为所发生的合理费用。知识产权保护的态度。

　　十二. 视为不侵权的情形-Bolar例外

　　第一稿至最终稿的草案均将视为不侵权的情形范围进一步延伸。对于药品和医疗机械有关的专利采用了“Bolar Exception”原则。第一稿规定，专为获得和提供药品或医疗设备的行政审批所需要的信息而制造、使用、进口专利药品或专利医疗设备的，以及为其制造、进口并向其销售专利药品或专利医疗设备的，均不视为侵犯专利权。但是，此草案公布后，遭到外国政府、特别是跨国医药公司的强烈关注。根据这些意见，第二稿曾将“Bolar例外”仅限制在行政许可的申请人本身的制造行为。但是，最终审议通过的最终稿又恢复成第一稿的规定。Bolar Exception在效果上相当于缩短了药品和医疗器械领域专利的保护期。然而新专利法并没有关于对这种专利延长保护期的相应规定。甚至，新专利法也没有规定启动“Bolar例外”所规定行为的时限。很显然，拥有自主专利权的药品公司对此修改非常关注。

　　十三. 诉讼时效

　　根据现行专利法及其实践，专利侵权诉讼的诉讼时效为2年。对于持续进行的专利侵权行为，，不得要求自起诉之日起2年之前的侵权损害赔偿，但是仍然可以请求责令侵权人停止侵权行为。第一稿曾经规定，侵权行为自专利权人得知或应当得知之日起已持续进行超过5年，专利权人无正当理由未主张权利的，尽管仍然可以请求制止侵权行为，但无法请求任何赔偿。显然，这一建议对专利权人明显不利。在听取了公众意见后，第二稿和最终稿又取消了这一限制，将关于诉讼时效的规定恢复为现行专利法的规定。

　　十四. 专利代理

　　目前，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国家知识产权局指定的专利代理机构—即涉外代理机构办理。第一稿至最终稿都取消了这项规定，外国人可以委托中国任何一家合法成立的专利代理机构。

　　从上述可以看出，第一至最终稿草案对现行专利法做出了重大修改，包括修改了新颖性标准和外观设计专利的相关规定，拓宽了不视为侵权情形的范围，还明确了强制许可的规定，等等。这些修改肯定会相应地改变中国的专利实践。